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STRÖMER RECHTSANWÄLTE

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Das ICANN-Schiedsverfahren
Königsweg bei Domainstreitigkeiten

Rechtsanwalt Tobias H. Strömer (Juni 2001)

Streitigkeiten um Internet-Domains machen auch heute noch den Löwenanteil an den streitigen Auseinandersetzungen im Internet-Recht aus. Wer die Übertragung oder Löschung einer solchen Domain verlangt, hat jedoch oft das Nachsehen, wenn der Domain-Inhaber im Ausland wohnt, weil dort Urteile vor staatlichen Gerichten nur mit erheblichem Aufwand erstritten werden können. Hier helfen seit Ende 1999 die neuen Verfahren vor den Schiedsgerichten der ICANN weiter, weil hier nicht der Domain-Inhaber, sondern die Vergabestelle dazu gebracht wird, die Änderung vorzunehmen. Die Verfahren sind in der Regel kostengünstiger und schneller als Verfahren vor staatlichen Gerichten. Es dauert normalerweise gerade einmal anderthalb bis zwei Monate von der Einreichung des Antrags bis zum Abschluss des Verfahrens. Die Schiedsrichter sind zudem regelmäßig ausgewiesene Fachleute aus dem Bereich des Urheber- und Markenrechts, die Verfahren weniger formell und deshalb flexibler in der Handhabung. Vor allem aber bieten die neuen Regeln die Möglichkeit, sonst von Vornherein aussichtslose Verfahren zu führen. Der Beitrag beschreibt die formellen und materiellen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag auf Übertragung einer Domain.

I. Einführung

Deutsche Gerichte beschäftigen sich mittlerweile beinahe täglich mit der Frage, wem die besseren Rechte an Internet-Domains zukommen. Ob sich der Streit um die Domain lohnt kann der sachkundige Anwalt dem ratsuchenden Mandanten daher in vielen – wenn auch bei weitem nicht in allen Fällen – jedenfalls in etwa sagen, weil er abschätzen kann, wie deutsche Gerichte entscheiden werden.

Das hilft dem Mandanten aber wenig, wenn er selbst die besten Ansprüche nicht durchsetzen kann. Wohnt der Domain-Inhaber im Ausland, wird er angemeldete Ansprüche häufig einfach ignorieren. Gerichtsverfahren im Ausland können extrem kostspielig und zudem der Ausgang äußerst ungewiss sein, sodass ein deutscher Kennzeicheninhaber sich in den seltensten Fällen den Luxus leisten wird, in den USA oder gar in Paraguay einen dort ansässigen Domain-Inhaber auf Freigabe einer marken- oder wettbewerbswidrig registrierten Domain in Anspruch zu nehmen. Hier soll das neue Schiedsverfahren der  ICANN weiterhelfen.

II. Domain Name Dispute Policies

1. NSI und ICANN Policies

Die NSI (Networks Solution, Inc.), bis Ende 1999 die einzige Vergabestelle für Internet-Domains unterhalb der Top-Level-Domains (TLD) „com“, „org“ und „net“, hatte sich – ähnlich wie heute noch die DENIC in Deutschland – lange Zeit auf den Standpunkt gestellt, sie sei Markeninhabern gegenüber für eine möglicherweise kennzeichenrechtswidrige Vergabe einer Domain nicht verantwortlich. Im Juli 1995 schuf sie dann aber doch die NSI Domain Name Dispute Policy, nach der sich ein Markeninhaber, der seine Marke in einer für einen anderen registrierten Domain wiederfand, unter Beifügung der Markenurkunde an die Vergabestelle wenden und die Sperrung der Domain fordern konnte. Diese Schiedsordnung trat am 31. Dezember 1999 außer Kraft.

Die ICANN, die neu gegründete oberste Internet-Verwaltungsbehörde, beschloss bei ihrer Tagung am 26. August 1999 in Santiago de Chile deshalb, neue Schlichtungsregeln für den Streit um Domains zu schaffen. Die „Uniform Dispute Resolution Policy“ (UDRP) trat am 1. Dezember 1999 zeitgleich mit  Gleichzeitig den „Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ (RUDPR) in Kraft, der Verfahrensordnung, nach der die ICANN-Schiedsgerichte  ihre Entscheidungen fortan treffen sollen.

2. Anwendbarkeit der ICANN Policy

Die neue Schiedsordnung gilt ohne weiteres für alle Registrierungen, die nach dem Zeitpunkt erfolgten, an dem die entsprechende Vergabestelle sich der Policy unterworfen hat. Von diesem Moment an wurden nämlich alle Vergabeverträge mit den Domain-Inhabern ebenfalls der ICANN Policy unterstellt.

Aber auch bei allen Domains, die vor dem 1. Dezember 1999 von der NSI vergeben wurden, soll die Policy gelten. Die Richtlinien der Vergabestelle regeln nach Ansicht der Schiedsgerichte nicht nur die Vergabe der Domain selbst, sondern alle Rechtsbeziehungen während der gesamten Dauer der Domainregistrierung. Laufende Änderungen der Richtlinien, mithin auch die Unterwer­fung unter die ICANN-Policy, seien daher automatisch gegenüber dem Domain-Inhaber wirksam. Ob das auf für deutsche Domain-Inhaber gilt, mag im Hinblick auf § 12 AGBG mit Recht bezweifelt werden.

3. Schiedskammern

Bis August 2000 wurden von der ICANN vier Schiedsgerichte akkreditiert:

Dem CPR Institute for Dispute Resolution (CPR) mit Sitz in New York gehörten Anfang Mitte August 2000 insgesamt 31 Schiedsrichter an, fast ausschließlich amerikanische Anwälte, Richter und Professoren. Die Gebühren, die das CPR für die Entscheidung über den Streit um eine einzelne oder zwei Domains verlangt, liegen bei 2.000 US-$ bei einem einzigen Schiedsrichter und 4.500 US-$ bei einer mit drei Schiedsrichtern besetzten Kammer.

Das Disputes.org/eResolution Consortium (DeC) mit Sitz in Montreal verlangt vergleichsweise moderate Gebühren zwischen 750 US-$ für eine Einzelrichterentscheidung und 2.200 US-$ für den Luxus einer dreiköpfigen Kammer. Die zur Zeit 74 Schiedrichter stammen vorwiegend aus den USA, aber auch aus anderen Teilen der Erde.

Rein amerikanisch ist das National Arbitration Forum (NAF) mit Sitz in Minneapolis besetzt. Hier steigen die Gebühren deutlich, wenn sich mehrere Domains im Streit befinden.

Das wohl bekannteste und aus deutscher Sicht interessanteste Schiedsgericht ist die World Intellectual Property Organization (WIPO). Etwa 150 Schiedsrichter aus aller Herren Länder, darunter drei aus Deutschland, waren hier Mitte August 2000 mit über 1.000 Fällen befasst. 

Alle Schiedgerichte halten Namen und biographische Daten ihrer Schiedsrichter im Internet zum Abruf bereit.

III. Verfahrensgang

1. Antragstellung

Mit einem schriftlichen Antrag an ein von der ICANN anerkanntes Schiedsgericht bringt der Antragssteller das Verfahren in Gang. Antragsberechtigt sind neben natürlichen Personen auch Unternehmen, Anwaltszwang besteht nicht. Der Antrag muss dabei im Original und weitestgehend zusätzlich in elektronischer Form eingereicht werden. Die Schiedsgerichte halten entsprechende Formularen im Internet bereit. Sie raten jedoch gleichzeitig dazu - schon wegen der wenig bekannten Kriterien, auf die die Schiedsstellen bei ihrer Entscheidung abstellen - einen spezialisierten Anwalt hinzuziehen.

Im Antrag muss bestimmt werden, ob der Streit von einem einzelnen Schiedsrichter oder von einer dreiköpfigen Schiedskammer entschieden werden soll. Die Wahl namentlich zu benennender Schiedsrichter ist nach Art. 3 (b) (iv) RUDPR zwar nur bei der Entscheidung für eine mehrköpfige Schiedskammer vorgeschrieben, es empfiehlt sich aber, dem Schiedsgericht auch einen favorisierten Einzelschiedsrichter zu benennen.

Die „besseren“ Rechte, auf die der Antragssteller seinen Antrag stützt, sind schon hier genau bezeichnen. Denn die Verfahrensordnung sieht vor, dass die Parteien mit Antrag und Erwiderung alle Fakten liefern, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind. Folglich müssen die Waren oder Dienstleistungen benannt werden, für die das geschützte Kennzeichen aktuell schon benutzt  wird oder später benutzt werden soll. Auch mit allen Voraussetzungen, die Art. 4 UDPR für einen Übertragungsanspruch aufstellt, muss sich der Antrag eingehend auseinandersetzen. Ein Antrag, über die Übertragung gleich mehrerer Domain zu entscheiden, ist zulässig, wenn alle Domains bei Antragstellung für den gleichen Inhaber registriert sind, Art. 3 (c) RUDRP.

Sollten die Parteien bereits vor nationalen Gerichten um die Domain gestritten haben, gehören auch Angaben zum Stand und Ausgang solcher Verfahren in den Antrag. Von der Aufnahme eines gerichtlichen Streits während des laufenden Verfahrens haben beide Parteien die Schiedsstelle unverzüglich zu unterrichten. Diese entscheidet dann nach Art. 18 RUDPR, ob sie das Verfahren unterbricht oder fortsetzt.

Gemäß Art. 3 (b) (xiii) RUDPR muß sich der Antragssteller schon im Antrag verpflichten, entweder das Gericht am Wohnsitz des Domaininhabers, wie es bei der Registrierung der Domain angegeben wurde, oder das Gericht, das für den Sitz der jeweiligen Vergabestelle örtlich zuständig ist, als örtlich und sachlich zuständig anzuerkennen, falls der Antragsgegner im Unterliegensfall die Entscheidung der Schiedsstelle gerichtlich überprüft wissen will.

Schließlich hat der Antragsteller zu versichern, dass er dem Antragsgegner eine Kopie des Antrags zugesandt hat und ausdrücklich darauf zu verzichten, im Fall der Durchführung eines ICANN-Schiedsverfahrens das Schiedsgericht, die Vergabestelle oder die ICANN und ihre Mitarbeiter gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Praktisch bedeutet das für den Antragsteller vor allem, dass er bei Abweisung seines Antrags keine Unterlassungsklage gegen die Vergabestelle, erheben kann. Um sich eine solche - vor deutschen Gerichten durchaus denkbare - Klage nicht abzuschneiden, sollte sie deshalb bei Domaininhabern mit Sitz in Deutschland oder bei einer deutschen Vergabestelle dem Schiedsverfahren vorgeschaltet werden. Wie die ICANN-Schiedsgerichte in solchen Fällen bei einer nachgeschalteten Anrufung reagieren, ist mangels einschlägiger Entscheidungen bislang unbekannt.

2. Verfahrenseinleitung durch das Schiedsgericht

Den formal richtigen und alle vorgeschriebenen Angaben enthaltenden Antrag leitet das angerufene Schiedsgericht zusammen mit Hinweisen zum Verfahrensablauf an den Antragsgegner weiter. Art. 2 (a) RUDPR schreibt dabei vor, dass der Antragsgegner unter allen bekannten Adressen anzuschreiben ist, um den Zugang der Antragsschrift sicherzustellen. Für alle weiteren Zustellungen im laufenden Verfahren haben die Parteien eine Zustelladresse zu bestimmen.

Die Weiterleitung der Antragsschrift erfolgt innerhalb von drei Kalendertagen nach Gutschrift der vom Antragsteller einzuzahlenden Verfahrensgebühren. Erst mit der Weiterleitung der Antragsschrift, deren Zeitpunkt das Schiedsgericht allen Beteiligten und der ICANN selbst unverzüglich mitteilt, wird das Schiedsverfahren eingeleitet. Die Schiedsgerichte betrachten dabei den Tag der Absendung der Antragsschrift an den Antragsgegner als Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung, da Art. 4 (c) RUDPR insoweit nicht eindeutig ist.

Eine mangelhafte Antragsschrift kann nach entsprechenden Hinweis durch die Schiedsstelle innerhalb von fünf Kalendertagen korrigiert werden. Verstreicht die Frist ungenutzt, gilt der Antrag als zurückgenommen, das Recht auf einen neuen Antrag wird dadurch jedoch nicht präkludiert.

3. Antragserwiderung

Der Antragsgegner hat nach Art. 5 (a) RUDPR nach Einleitung des Verfahrens nur eine zwanzigtägige Antwortfrist. Da für den Beginn der Frist nicht der Zugang der Antragsschrift, sondern der Tag der Absendung durch das Schiedsgericht entscheidend ist, wird die tatsächlich zur Erwiderung zur Verfügung stehende Frist deutlich kürzer sein, insbesondere weil der Antragsgegner regelmäßig zunächst einen einschlägig erfahrenen Anwalt auswählen und beauftragen muss. In begründeten Fällen kann das Schiedsgericht deshalb auf Antrag die Frist zur Erwiderung angemessen verlängern, Art. 5 (d) RUDPR, gegebenenfalls auch noch nach Ablauf der Frist.

Für die Form der Erwiderung gelten die Hinweise zur Antragsschrift entsprechend. Auch der Antragsgegner hat aufgrund des Prinzips, dass nur jeweils ein Schriftsatz zugelassen wird, in seiner Erwiderung möglichst detailliert seine Rechte an der Registrierung der Domain darzulegen.

Hat der Antragsteller sich in der Antragschrift für einen Einzelschiedsrichter entschieden, kann der Antragsgegner gemäß Art. 5 (b) (iv) RUDPR stattdessen die Entscheidung durch ein dreiköpfiges Gremium verlangen.

Das Schiedsgericht kann seine Entscheidung nach Art. 5 (e), 14 RUDPR allein auf der Grundlage der Antragsschrift treffen, wenn der Antragsgegner nicht auf eine ordnungsgemäß zugestellte Antragsschrift reagiert. Letztendlich nimt das Schiedsgericht dann lediglich eine Schlüssigkeitsprüfung vor. Die Weigerung, sich gegen einen Antrag zu verteidigen, wird im übrigen teilweise als Indiz für das Vorliegen einer missbräuchlichen Anmeldung gemäß Art. 4 (a) (iii) UDRP gewertet und kann damit zu einer Bejahung des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen führen.

4. Zusammensetzung des Spruchkörpers

Mit Vorliegen der Stellungnahmen beider Parteien bestimmt das Schiedsgericht den Spruchkörper, der den Streit entscheiden soll. Gleichzeitig bestimmt es den Zeitpunkt, an dem die Entscheidung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ergehen soll. Auch auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Schiedsverfahren rasch beendet werden kann.

Falls eine der Parteien beantragt, den Streit durch ein dreiköpfiges Gremium entscheiden zu lassen, muss sie die Schiedsrichter nach Art. 3 (b) (iv) RUDPR bzw. Art. 5 (b) (iv) RUDPR namentlich bezeichnen. Bezeichnet auch die Gegenpartei drei Schiedsrichter, ist das Gericht gehalten, aus beiden Vorschlagslisten je einen Kandidaten auszuwählen. Zur Auswahl des dritten Schiedsrichters unterbreitet das Schiedsgericht den Parteien fünf Vorschläge. Die Parteien können innerhalb von fünf Kalendertagen ihre Empfehlung für einen der in der Liste aufgeführten Kandidaten aussprechen. Das Schiedsgericht bestimmt dann den Schiedsrichter, wobei es nach Möglichkeit die Anregungen der Parteien berücksichtigt.

5. Weitere Verfahrensvorschriften

Hinsichtlich der Art und Weise der Prozessführung sind die Schiedsrichter relativ frei. Sie haben jedoch in jedem Stadium auf strikte Unparteilichkeit achten. Der einseitige Kontakt zwischen einer Partei und den Schiedsrichtern oder auch nur dem Schiedsgericht soll während des laufenden Verfahrens vermieden werden. Die Schiedsgerichte sind deshalb angehalten, einen „Case Administrator“ zu bestimmen, der im Bedarfsfall für einen solchen Kontakt zur Verfügung steht. Sollte ein Schiedsrichter sich vor der Ernennung oder zu irgendeinem Zeitpunkt im Laufe des Verfahrens für befangen halten, ist er verpflichtet, dies dem Schiedsgericht mitteilen, welches dann über die Bestellung eines Ersatzrichters entscheidet.

Die Verfahrenssprache entspricht nach Art. 11 RUDPR regelmäßig der Sprache, in der der Vergabevertrag zur betroffenen Domain gefasst war. Hiervon kann das Schiedsgericht allerdings in geeigneten Fällen abweichen, etwa wenn Schiedsrichter und Parteien eine gemeinsame Muttersprache sprechen. Für eine weit verbreitete Verkehrssprache, insbesondere natürlich das Englische, wird sich das Schiedsgericht trotz anderssprachigem Vergabevertrag dann entscheiden, wenn die Beteiligten keine andere Sprache gemeinsam beherrschen. Da auch deutsche Vergabestellen sich der UDRP unterworfen haben und Vergabeverträge in deutscher Sprache abschließen, kann durchaus auch Deutsch einmal Verfahrenssprache sein, vor allem bei Verfahren vor der WIPO mit ihren drei deutschen Schiedsrichtern. Bislang wurden aber fast alle Verfahren in englischer Sprache geführt. Dokumenten, die nicht in der Verfahrenssprache abgefasst sind, müssen Übersetzungen in dem Umfang beigefügt werden, wie es das Schiedsgericht für erforderlich hält.

Wie bereits erwähnt, sieht die Verfahrensordnung vor, dass die Parteien mit Antrag und Erwiderung alle Fakten liefern, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind, so dass regelmäßig keine weiteren Schriftsätze zugelassen werden. Sollte das Schiedsgericht noch Erläuterungsbedarf haben, kann es allerdings von sich aus zusätzliche Informationen von der einen oder anderen Seite anfordern. In aller Regel finden auch keine persönlichen Anhörungen der Parteien statt. Das Schiedsgericht kann aber auch hier nach Art. 13 RUDPR Ausnahmen zulassen, wenn es das persönliche Erscheinen für erforderlich hält. In diesem Fall wird es den Parteien nach Maßgabe von Art. 19 RUDPR und in Absprache mit ihnen regelmäßig zusätzliche Gebühren in Rechnung stellen.

6. Entscheidung

Die Entscheidung soll gemäß Art. 15 (b) RUDPR regelmäßig innerhalb von vierzehn Tagen seit Ernennung des Spruchkörpers ergehen und muss schriftlich abgefasst sein. Beim Vorliegen eines Vergleiches oder sonstiger Erledigung des Rechtsstreits sieht das Schiedsgericht nach Art. 17 RUDPR von einer Entscheidung ab.

Ihre Entscheidung stützen die Schiedsrichter nach Art. 15 (a) UDRP vornehmlich auf die materiellen Regeln der UDRP, die ja nach ihrem Wortlaut nur die Parteien bindet, und die formelle Schiedsordnung der RDURP. Ergänzend müssen sie aber auch die Rechtsregeln einer nationalen Rechtsordnung berücksichtigen, falls der Fall aus ihrer Sicht einen nahen Bezug zu einer solchen Rechtsordnung hat. Haben beide Parteien ihren Sitz in Deutschland, wird das Schiedsgericht deshalb auch die Entscheidungen deutscher Gerichte berücksichtigen müssen.

Bei der Auslegung einzelner Klauseln der UDRP haben sich die Richter an generellen, international geltenden Rechtsgrundsätzen zu orientieren. Gerade Schiedsrichter aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis sind aber offenbar geneigt, allzu schnell ihre eigenen, nationalen Auslegungsregeln anzuwenden. Hier ist es an den Parteien, dem Schiedsrichter (schon im Vorfeld) ergänzende Hinweise auch zu ihrem nationalen Recht zu geben.

Bei mehrköpfigen Schiedsrichtergremien ergehen Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Inhalt einer stattgebenden Entscheidung ist, je nach Antrag, die Übertragung oder die Löschung der streitgegenständlichen Domain. Wird der Antrag zurückgewiesen, weil die materiellen Voraussetzungen, die Art. 4 UDPR für eine Übertragung oder Löschung aufstellt, nicht vorliegen, enthält das Urteil Angaben dazu, woran genau der Antrag gescheitert ist. Andere Entscheidungen zu Lasten der Domain-Inhaber als solche, die die Löschung oder Übertragung der Domain betreffen, kann das Schiedsgericht nach Art. 4 (i) UDRP nicht treffen. Insbesondere kann es nicht zu Schadensersatz oder Auskunft, etwa zu weiteren registrierten Domains, verurteilen.

Sofern das Verfahren nach der inzwischen obsoleten NSI Dispute Policy zu einer Sperrung der Domain ("domain on hold") geführt hat, ordnet die Schiedskammer die Aufhebung dieser Entscheidung - die „Reaktivierung“ der Domain - an, wenn der Antrag zurückgewiesen wird.

7. Vollstreckung

Das Urteil der Schiedskammer wird zunächst der Schiedsstelle vorgelegt. Diese leitet die Entscheidung innerhalb von drei Tagen an die Parteien und übrigen Beteiligten sowie an die ICANN  weiter. Außerdem wird das Urteil anschließend veröffentlicht und von der Schiedsstelle im Internet zum Abruf bereit gehalten.

Nach Ablauf einer Wartefrist von zehn Arbeitstagen seit Zustellung der stattgebenden Entscheidung hat die Vergabestelle das Urteil unverzüglich umzusetzen, also die Domain entweder auf den Antragsteller zu übertragen oder zu löschen, Art. 4 (k) UDRP. Weist die unterlegene Partei innerhalb der Wartefrist eine bei einem zuständigen staatlichen Gericht eingelegte Klage gegen die obsiegende Partei  nach, wird die Entscheidung der Schiedskammer zunächst nicht umgesetzt. Eine solche Klage entfaltet mithin aufschiebende Wirkung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Vergabestelle über einen zwischen den Parteien geschlossenen Vergleich, eine Klagerücknahme oder -abweisung oder ein obsiegendes Urteil informiert wird.

8. Verteilung der Verfahrenskosten

Die Verfahrensgebühren und die von ihm selbst verauslagten Anwaltshonorare hat allein der Antragsteller (auch im Obsiegensfall) zu tragen, Art. 6 (c) RUDPR. Hiervon ausgenommen ist der Sonderfall, dass der Antragsteller die Entscheidung durch einen Einzelschiedsrichter beantragt hat, während der Antragsgegner die Ernennung einer dreiköpfigen Schiedsrichterkammer wünscht. Dann teilen sich die Parteien die anfallenden Verfahrensgebühren zur Hälfte. Etwaige Anwaltshonorare des Antragsgegners trägt dieser ebenfalls unabhängig vom Ausgang des Verfahren.

IV. Anspruchsvoraussetzungen

Praktisch alle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn ein Antrag auf Übertragung oder Löschung einer Domain Erfolg haben soll, zählt Art. 4 UDRP auf.

Danach muss der Antragsteller darlegen und erforderlichen Falls beweisen,

dass der streitgegenständliche Domainname identisch oder verwechslungsfähig ähnlich mit einer Marke, an der der Antragsteller Rechte besitzt,

dass der Antragsgegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domain-Namen besitzt und

der Domain-Name missbräuchlich angemeldet wurde und genutzt wird.

1. Identische oder ähnliche Zeichen

Die UDRP schützt ihrem Wortlaut nach „trademarks and service marks“, also Marken, die für Waren und Dienstleistungen geschützt sind. Auch besondere Unternehmenskennzeichen, Werktitel und Namen können unter Umständen markenrechtlichen Schutz genießen.

a) Eingetragene Marken

Dazu gehören in erster Linie alle diejenigen Marken, die bei einem nationalen oder internatonalen Patentamt offiziell registriert sind. In welchem Land die Marke eingetragen wurde, spielt keine Rolle. Aus deutscher Sicht kommen deshalb vor allem Marken in Betracht, die beim Deutschen Patent- und Marken­amt in München oder beim Europäischen Harmonisierungsamt in Madrid angemeldet und registriert wurden.

b) Nicht eingetragene Marken

Nach Art. 4 (a) URDRP schützt die Schiedsordnung aber auch die Inhaber nicht eingetragener Marken. Gedacht ist dabei vor allem an die unregistrierten „common law trademarks“ des anglo-amerikanischen Markenrechts. Wer etwa in den USA eine Marke eintragen lassen will, der muss nachweisen, das er sie zuvor über einen längeren Zeitraum hinweg überregional benutzt hat. Schon in dieser Zeit der Nutzung entstehen allerdings Markenrechte. Viele Markeninhaber fügen deshalb den nicht oder noch nicht eingetragenen Kennzeichen das Zeichen Ô bei, weil in den USA Marken erst dann mit ® gekennzeichnet werden dürfen, wenn sie auch eingetragen wurden.

Auch in Deutschland gibt es Kennzeichen, die als Marke geschützt sind, obwohl sie – warum auch immer – nie eingetragen wurden. Es handelt sich dabei um die sogenannten Verkehrsgeltungsmarken des § 4 Ziff. 2 MarkenG. Ihr Entstehen setzt voraus, dass ein Begriff zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen über längere Zeit hinweg genutzt wurde und dadurch über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt (z.B. das Wort „Alpenmilch“). Nicht eingetragene Marken sind aber hierzulande eher selten, da Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen heutzutage eher zu früh als zu spät auch zur Eintragung beim Markenamt angemeldet werden. Im Sinne der UDRP wurden bislang nicht eingetragene Marken etwa dann ohne Weiteres für schutzwürdig befunden, wenn sie über einen Zeitraum von dreizehn Jahren hinweg für eigene Waren benutzt wurden, oder wenn sie in verschiedenen Medien auch nur über einige Wochen hinweg stark beworben wurden.

c) Namen

Namen unterscheiden sich nach deutscher Vorstellung von Marken dadurch, dass Sie nicht Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, sondern Personen und Unternehmen. Gleichwohl sollen auch Namen natürlicher Personen „common law trademarks“ im Sinne des Art. 4 (a) UDRP sein können. Bislang haben die Schiedsgerichte diese Überlegung allerdings auf die Namen bekannter Personen, etwa der britischen Autorin Jeanette Winterson und der Schauspielerin Julia Roberts beschränkt. Wer unter seinem Familiennamen nicht berühmt geworden ist, kann deshalb nicht hoffen, sich erfolgreich auf Art. 4 (a) UDRP berufen zu können.

d) Besondere Unternehmenskennzeichen

Art. 4 (a) UDRP gilt nicht für besondere Unternehmenskennzeichen, also Namen, die das Unternehmen bezeichnen ohne beim Handelsregister registriert zu sein. Mit der Vorschrift sollen nur Produktbezeichnungen, nicht aber Handelsnamen geschützt werden.

e) Generische Begriffe

Keine Markenrechte können nach der UDRP hingegen generische, also eine Ware oder Dienstleistung glatt beschreibende Begriffe verletzen. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Parteien und das Schiedsgericht die gleiche Sprache sprechen. So wurde etwa der Antrag eines Unternehmens aus Missouri, das seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung „City Utilities“ Energieversorger und Leistungen im Personennahverkehr anbot, die Domain „cityutilities.com“ vom derzeitigen Inhaber übertragen zu bekommen, zurückgewiesen. Und das, obwohl der Inhaber die Domain für 75.000 US-$ zum Verkauf angeboten hatte, was stark für eine missbräuchliche Anmeldung und Nutzung sprach.

f) Verwechslungsgefahr

Zwischen der streitgegenständlichen Domain und der (angeblich) verletzten Marke muß eine Verwechslungsgefahr bestehen. Die Schiedsgericht beurteilen diese Frage ausschließlich nach der Second-Level-Domain. Das mag daran liegen, dass die derzeit hauptsächlich für eine Prüfung in Frage kommenden Top-Level-Domains „com“, „org“ und „net“ ohnehin weltweit vergeben werden und deshalb das manchmal schwierig zu lösende Problem, wann es für die Verwechslungsgefahr gerade auf die national vergebene ccDomain ankommt, gar nicht auftritt.

Für die Verwechslungsgefahr kommt es nicht darauf an, ob der innerhalb der Domain verwendeten Marke starke oder schwache Kennzeichnungskraft zukommt. Auch die (nicht einmal eingetragene) Marke „TourPlan“ ist daher verwechslungsfähig ähnlich mit der Domain „tourplan.com“.

Verwechslungsgefahr besteht nach Ansicht der Schiedsgerichte auch dann, wenn beispielsweise Bindestriche abweichend von der eingetragenen Marke in der Domain enthalten sind (etwa: „Tippex“ und „tipp-ex.com“). Gleiches gilt für Leerzeichen in der Marke, die in der Domain fehlen. Enthält die Domain die vollständige Marke, besteht regelmäßig auch dann Verwechslungsgefahr, wenn zusätzliche Begriffe hinzugefügt werden (Beispiel: EAUTO / eautolamps.com), insbesondere wenn nur einzelne Zeichen hinzugefügt werden.

2. Rechte oder berechtigte Interessen

Der Domain-Inhaber kann zur Abwehr der Löschung bzw. der Untersagung Rechte oder zumindest berechtigte Interessen an der Domain geltend machen. Diese kann er nach Art. 4 (c) UDRP vor allem dadurch belegen, dass er

die Domain oder einen entsprechenden Begriff in lauterer Weise für ein Angebot von Waren oder Dienstleistungen schon genutzt hat oder jedenfalls nachweislich Vorbereitungen für eine solche Nutzung getroffen hat, bevor er über die Einleitung des streitigen Verfahrens informiert wurde, oder

unter dem Domain-Namen allgemein bekannt ist, auch wenn er keine eigenen Markenrechte erworben hat, oder

die Domain zu legitimen nichtgeschäftlichen oder lauteren Zwecken nutzt, ohne Verbraucher in gewerblicher Absicht irreführen oder den Wert der streitgegenständlichen Marke mindern zu wollen.

Dieser Katalog ist jedoch nicht abschließend. Die Schiedsgerichte prüfen oft von sich aus, ob einer der Katalogtatbestände vorliegt und entscheiden gegen den Domain-Inhaber, falls das nicht der Fall ist.

Wer eine Domain rein privat nutzt, verletzt die Rechte des Markeninhabers nach der UDRP nicht. Eine rein private Nutzung scheidet aber dann aus, wenn der Inhaber einer bislang lediglich registrierten Domain angekündigt hat, die Adresse später einmal geschäftlich nutzen zu wollen.

Ein berechtigtes Interesse an der Domain im Sinne von Art. 4 (a) (ii) UDRP besitz auch, wer mit einer Domain, die eine fremde Marke enthält, eine Website adressiert, auf der das Produkt, für das die Marke geschützt ist, zum Verkauf anbietet. Das gilt erst recht dann, wenn der Markeninhaber von dieser Art der Domainnutzung informiert wurde und zunächst nicht widersprochen hat. Allerdings reicht die bloße Absicht, die Domain zur Adressierung einer Website mit kritischen Anmerkungen zum Markeninhaber zu nutzen, nicht aus, da der Domain-Inhaber für diesen Zweck nicht gerade eine Domain nutzen müsse, die die Marke des Kritisierten enthält.

Weniger schützenswert werden auch pornographischer Angebote eingestuft, bei denen in der Regel ein berechtigtes Interesse am Behaltendürfen der Domain zur Adressierung abgelehnt wird.

Die bloße Behauptung, eine bislang lediglich registrierte Domain später einmal für das Angebot eigener Produkte nutzen zu wollen, reicht ferner für die Darlegung eines berechtigten Interesses am Behaltendürfen der Domain ebenfalls nicht aus. Der bloßen Registrierung einer Domain wird nach Artikel 4 (a) (ii) UDRP zu Recht entgegengehalten, dass diese Schiedsordnung reine Spekulationsinteressen nicht schützen will. Umgekehrt können Werbekampagnen, Markterhebungen oder Logos, die mit der Domain in engem Zusammenhang stehen, taugliche Belege für eine geplante lautere Nutzung zu kommerziellen Zwecken sein.

An sogenannten "Tippfehler"-Domains (also etwa: byerschoice.com neben buyerschoice.com) besteht dann ein berechtigtes Interesse, wenn der Inhaber einer ähnlichen Marke befürchtet, Internetnutzer könnten den Namen seines Unternehmens falsch eingeben. Daher kann er daher neben der Domain, die seine Firma enthält, auch eine solche „Tippfehler“-Domain registrieren.

3. Missbräuchliche Anmeldung und Nutzung

In einer Vielzahl von Entscheidungen haben die Schiedsgerichte betont, dass eine Löschung oder Übertragung von Domain-Namen nur dann in Betracht kommt, wenn der Antragsgegner sowohl bei der Registrierung der Domain als auch bei ihrer späteren Nutzung missbräuchlich gehandelt hat.[40] Nach ihrer Zielsetzung will die UDRP vor allem typische Fälle der “Cyberpiraterie” und des “Domain Name Grabbings” vermeiden helfen.[41] Die missbräuchliche Registrierung alleine reicht aber ebenso wenig aus, wie eine bloße Nutzung in Schädigungsabsicht.

In der Entscheidungspraxis der Schiedsgerichte wird die Unterscheidung zwischen missbräuchlicher Registrierung und missbräuchlicher Nutzung allerdings nicht immer konsequent vorgenommen. Teilweise werden Kriterien für missbräuchliche Anmeldung mit solchen für missbräuchliche Nutzung vermengt. Wer mit der für ihn registrierten Domain etwa eine Website adressiert, auf der die Domain zum Verkauf angeboten wird, der zeigt dadurch nicht nur, dass er die Domain missbräuchlich – nämlich mit Verkaufsabsicht – registriert hat, sondern nutzt die Adresse zugleich missbräuchlich.

Eine missbräuchliche Anmeldung oder Nutzung einer Domain soll nach dem ebenfalls nicht abschließenden Katalog des Art. 4 (b) UDRP dann vorliegen, wenn

sich aus den Umständen ergibt, dass der Domain-Inhaber die Domain vor allem deshalb für sich hat registrieren lassen, weil er sie dem Markeninhaber oder einem seiner Wettbewerber verkaufen, vermieten oder sonst übertragen wollte, es sei denn es wird lediglich Ersatz der nachgewiesenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Domain-Registrierung und -verwaltung verlangt,

der Markeninhaber davon abgehalten werden, seine Marke innerhalb einer Domain zu verwenden und der Domain-Inhaber dabei geschäftsmäßig handelt,

dem Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers mit der Domain-Anmeldung Schaden zugefügt werden soll oder

der Domain-Inhaber im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken vorsätzlich die Gefahr einer Verwechslung seiner Internet-Präsenz mit der fremden Marke schafft und ausnutzt.

Dabei betreffen die drei ersten Alternativen Beispiele für eine missbräuchliche Domainanmeldung, die letzte Alternative solche der Domainnutzung. Hieran zeigt sich, das die missbräuchliche Nutzung einer Domain kein positives Tun voraussetzt. Auch im Unterlassen einer lauteren Nutzung kann ein Missbrauch bestehen. Das ergibt sich letztendlich auch aus der Tatsache, dass nur eines der vier in Absatz 4 (b) aufgeführten Beispiele für eine missbräuchliche Domain-Nutzung ein aktives Tun voraussetzt, nämlich das Anlocken von Internet-Nutzern. Der Tatbestandteil der übrigen Beispiele kann durchaus auch durch ein Unterlassen erfüllt werden. Maßgeblich ist insbesondere das Verhalten des Domain-Inhabers im Anschluss an eine bereits missbräuchliche Registrierung. So soll auch die Nichtnutzung einer Domain missbräuchlich sein, wenn die verletzte Marke starke Verkehrsgeltung besitzt, umgekehrt der Domain-Inhaber gegenüber der Vergabestelle seine Identität und Kontaktadresse beharrlich verschleiert und Anhaltspunkte dafür, dass auch eine lautere Nutzung der Domain in Betracht kommt, nicht ersichtlich sind.

Der geradezu klassische Fall des Domain-Name-Grabbings, nämlich die Registrierung der Adresse in der Absicht, sie später dem besser Berechtigten zum Kauf anzubieten, steht ganz oben an: Es besteht die Vermutung, dass derjenige der eine Domain dem Markeninhaber zum Kauf anbietet, regelmäßig schon bei der Anmeldung missbräuchlich gehandelt habe. Der Versuch, die Domain gerade an den Markeninhaber zu verkaufen, wird dann als Missbrauch gewertet, wenn der Kaufpreis die eigenen Aufwendungen für die Domain (ca. 70 US-$) übersteigt. Auch bei einem unbezifferten Angebot wird vermutet, dass der Domain-Inhaber mehr als seine Registrierungskosten herausschlagen wollte. Falls der Markeninhaber jedoch auf den bis dahin zum Verkauf noch nicht entschlossenen Domaininhaber zutritt, wird die Reaktion mit einem Verkaufsangebot nicht als Indiz für eine missbräuchliche Anmeldung gewertet. Wer aber das Angebot, die Domain gegen Erstattung der entstandenen Kosten zu überlassen, wiederholt ablehnt, handelt ebenfalls missbräuchlich.

Weitere Indizien für missbräuchliche Anmeldung und Nutzung: Die Weigerung, sich gegen einen Antrag zu verteidigen; das Unterlassen einer geschäftlichen Nutzung, wenn der Anmelder im übrigen geschäftlich tätig ist; die Verwendung der Domain zur Adressierung von Websites von Konkurrenten des Antragstellers oder von pornographischen Angeboten; sowie die Registrierung auch anderer offensichtlich markenrechtlich für andere geschützter Domains. Indiz für eine missbräuchliche Anmeldung ist auch die Ausnutzung von Tippfehlern, wenn man nicht selber Inhaber der ähnlichen Marke ist oder die bewusste Angabe falscher Kommunikationsadressen.

Auch bei berühmten Kennzeichen soll der Domain-Inhaber aber dann nicht missbräuchlich handeln, wenn er gar nicht geahnt hat, dass es sich bei den von ihm benutzten Begriffen überhaupt um Marken handelt. Lebt der Domain-Inhaber zudem im Ausland, obliegt es dem Markeninhaber nachzuweisen, dass der Domain-Inhaber von der Markeneintragung gewusst hat, wenn allein die Bekanntheit der Marke die Missbrauchsabsicht indizieren soll. Das soll sogar gelten, wenn gleich Dutzende solcher Domains für den Inhaber registriert sind und dieser sie zur Adressierung seiner Websites pornographischen Inhalt nutzt.

Den Einwand, er habe die streitgegenständliche Domain missbräuchlich angemeldet, kann der Antragsgegner schließlich mit dem Nachweis auszuräumen versuchen, er habe schon vor Beginn des Rechtsstreits um die Domain eine lautere Verwendung der Adresse für die Vermarktung eigener Waren oder Dienstleistungen („bona fide offering“) zumindest geplant. Ausreichend soll etwa die Adressierung einer Website sein, auf der Immobilien schon angeboten werden oder aber ein zukünftiges Angebot immerhin angekündigt wird. Überhaupt scheint die Verwendung der Domain zur Adressierung einer – wie auch immer gestalteten – Website allgemein ein taugliches Mittel zu sein, Zweifel an der missbräuchlichen Verwendung auszulösen.

 

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